Marchio Collettivo: prorogata al 31 dicembre 2020 la scadenza per le istanze di conversione

COSA BISOGNA FARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020? CONVERSIONE DEI MARCHI COLLETTIVI IN CORSO DI VALIDITÀ IN MARCHI COLLETTIVI NUOVA NORMATIVA O IN MARCHI DI CERTIFICAZIONE.

Tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa antecedente il D. Lgs. n. 15/2019, dovranno essere convertiti entro il 31 dicembre 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione.

La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, avendo cura di indicare nel campo note la seguente dicitura “Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi).

I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.

CHE COS’È IL MARCHIO COLLETTIVO?

Un marchio collettivo (articolo 11 CPI) consente di distinguere i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione di categoria che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi informano pertanto i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione di categoria e che ha il diritto di utilizzare il marchio.

In relazione a tale funzione del marchio, è previsto che soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti ne possano richiedere la registrazione, con espressa esclusione delle società di capitali.

L'art. 11, comma 2, CPI, così come modificato, prevede inoltre che il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione i regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni, in conformità ai requisiti previsti dall'articolo 157, comma 1-bis CPI.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. 

CHE COS’È IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE?

Il marchio di certificazione è il marchio d'impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati. I marchi di certificazione sono pertanto dei segni che hanno lo scopo di certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi (ad esempio la qualità).

Alla luce di quanto disposto dall’art. 11 bis CPI, il marchio di certificazione può essere registrato dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, la nuova normativa stabilisce che il marchio di certificazione possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

QUALI SONO LE NOVITÀ INTRODOTTE IN MERITO AI REGOLAMENTI D’USO?

I regolamenti d’uso dei marchi collettivi dovranno contenere quanto segue:

il nome del richiedente;

lo scopo dell’associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;

i soggetti legittimati a rappresentare l’associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;

le condizioni di ammissione dei membri nel caso di associazione di categoria;

la rappresentazione del marchio collettivo;

i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

le eventuali condizioni d’uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;

i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo;

se del caso, l’autorizzazione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.

Il legislatore ha così inteso evitare valutazioni discrezionali. Si potrà quindi apporre il marchio di qualità sul prodotto solo se lo stesso, a seguito di opportuni controlli, abbia superato l’esame di qualità.

Inoltre il legislatore ha espressamente sancito che qualsiasi modifica concernente i regolamenti d’uso debba essere comunicata a cura dei titolari del segno all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm) al fine di essere inclusa nei documenti allegati alla domanda di primo deposito del marchio.