Divulgazione anticipata di un modello di scarpa tramite social media comporta la nullità del design registrato

Con la decisione dell’EUIPO in esame, la società olandese Handelsmaatschappij J. Van Hilst (HJVH) aveva ottenuto la dichiarazione di nullità di un disegno e modello comunitario per calzature sportive registrato a favore di Puma. Per fondare la sua richiesta, la HJVH aveva prodotto immagini tratte dal profilo Instagram di Rihanna risalenti a dicembre 2014, che mostravano la cantante come nuova direttrice artistica di Puma, indossando un paio di sneakers bianche con suola nera spessa successivamente registrate all’EUIPO come disegno e modello comunitario nel luglio 2016, e cioè oltre i 12 mesi successivi alla divulgazione, il cd. “grace period”. Tali immagini sono state poi riprodotte in vari articoli online.

L’articolo 7, par. 2.b, del Regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, concede infatti ai titolari di un nuovo design un “periodo di grazia” (“grace period”). Questo periodo è di 12 mesi e intercorre tra la prima divulgazione al pubblico di un disegno e modello nuovo e il deposito della domanda di registrazione. In pratica, questo significa che se un disegno e modello viene reso pubblico prima di essere registrato, il titolare ha un periodo di 12 mesi per formalizzare la domanda di registrazione senza perdere i diritti di protezione. Questa disposizione offre quindi una sorta di “tolleranza”, limitata nel tempo, per permettere al titolare di procedere alla registrazione del design dopo la prima divulgazione. 

 

In ogni caso, il Tribunale ha confermato la valutazione dell’EUIPO secondo cui tali immagini erano sufficienti a dimostrare la divulgazione del disegno e modello anteriore, poiché tale divulgazione poteva ragionevolmente essere conosciuta dagli addetti del settore. Infatti, a quel tempo, Rihanna era una pop star di fama mondiale, e ciò implicava che i suoi fan e gli esperti del settore moda sviluppassero un particolare interesse per le scarpe che indossava il giorno della firma del contratto in forza del quale la star era diventata la direttrice artistica di Puma. Inoltre, il Tribunale aveva notato che le immagini tratte dal profilo Instagram di Rihanna consentivano di individuare tutte le caratteristiche essenziali del design anteriore.

Questa conclusione si basa, in particolare, sull’articolo 11, par. 2, sempre del Regolamento (CE) n. 6/2002, che stabilisce che un disegno e modello è considerato divulgato al pubblico nella Comunità se è stato pubblicato, esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico in modo tale che, nel corso della normale attività commerciale, tali fatti potevano essere ragionevolmente conosciuti dagli ambienti specializzati nel settore operanti nella Comunità.

Questo caso dimostra quindi l'importanza della protezione dei diritti di proprietà intellettuale nell’industria della moda, incoraggiando una revisione delle strategie IP e una puntuale regolamentazione delle collaborazioni con i testimonial ingaggiati dalle aziende. La promozione di prodotti sui social da parte di personaggi famosi e influencer rappresenta infatti un potente strumento di comunicazione per le imprese, ma non sempre tali iniziative portano ai risultati sperati. È consigliabile dunque depositare la domanda di registrazione di un disegno e modello immediatamente dopo la sua divulgazione, in quanto il periodo di grazia di 12 mesi non è prorogabile. 

Inoltre, si sottolinea l'importanza di far sottoscrivere ai testimonial accordi di non divulgazione predisposti ad hoc, con la previsione di penali o la risoluzione del contratto nei casi più gravi in cui non venga rispettato il vincolo di riservatezza. Fondamentale è anche attuare una costante attività di monitoraggio sui contenuti pubblicati dai testimonial stessi, al fine di prevenire il verificarsi di situazioni simili a quella riscontrata nel caso in esame. ​​​